ADVOCAT.BY

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993г. «О товарных знаках и знаках обслуживания» нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь. Т.е., по сути, введение в гражданский оборот контрафактной продукции.

Разница между нелегально ввезенными и контрафактными товарами состоит в следующем.

Кроме того, после «дела Мартини» (компания «Мидвест», при активном участии производителя-нерезидента, выиграла суд у иного импортера, приобретавшего Мартини не у производителя, а у иного нерезидента) к контрафактной продукции можно отнести и любой товар, произведенный компанией  лицензиаром, однако приобретенный у другого нерезидента и  ввезенный на территорию Беларуси не лицензиатом, а иным импортером.

Нелегально ввезенная продукция – это продукция, фактически произведенная компанией лицензиаром, однако ввезенная в Республику Беларусь с нарушением таможенного, налогового и т.д. законодательства (так называемый «серый импорт») или без разрешения производителя данной продукции.

В связи с этим, для осуществления борьбы не только с оборотом контрафактной продукции, но и с серым импортом в лицензионном договоре должно быть указано, что лицензиату  предоставляется исключительное  право на реализацию в Республике Беларусь маркированной товарными знаками Лицензиата продукции.

Механизм действия в конкретных ситуациях:
1. Лицензиат располагает информацией, что на территорию РБ ввозится товар, маркированный товарными знаками, принадлежащими компании лицензиару, лицами неуполномоченными на такой ввоз.

1.1. В соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь, постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 20.06.2007 №55 лицензиат, как обладатель прав на товарный знак по лицензионному договору, подает в ГТК письменное заявление об осуществлении таможенными органами Республики Беларусь мер по защите его прав на объект интеллектуальной собственности (далее - заявление) с приложением предусмотренных законодательством документов, в том числе лицензионного договора.

1.2. Указанное заявление рассматривается ГТК.  После рассмотрения заявления принимается решение об осуществлении таможенными органами Республики Беларусь мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности либо об отказе в осуществлении таких мер. Срок осуществления мер по защите прав на объект интеллектуальной собственности не может быть более двух лет с момента включения решения об осуществлении мер в реестр. При этом данный срок не может быть больше срока действия прав правообладателя. Указанный срок может быть продлен на основании заявления заявителя, при уплате соответствующего сбора за продление срока осуществления мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

1.3. На основании принятого решения таможенные органы самостоятельно осуществляют контроль за пресечением ввоза контрафактного товара на территорию Республики Беларусь. То есть, в случае, если при проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, выявлены признаки, свидетельствующие о том, что товары могут являться контрафактными, уполномоченным должностным лицом таможенного органа принимается решение о приостановлении таможенного оформления сроком на 10 рабочих дней с возможностью продления по ходатайству заявителя на срок не более 10 рабочих дней. Товары, в отношении которых принято решение о приостановлении таможенного оформления, подлежат помещению на склад временного хранения с возможной выгрузкой таких товаров из транспортных средств.

1.4. В течение срока приостановления таможенного оформления лицензиат подает заявление в компетентный государственный орган (Прокуратура, ОВД, КГК, ДФР) о наложении ареста на такой товар. В случае непринятия государственным органом решения о наложении ареста в течение срока приостановления таможенного оформления, таможенное оформление товаров возобновляется.

1.5. В случае принятия решения о наложении ареста и наличии оснований, государственный орган  принимает решение о  применении мер ответственности в соответствии с квалификацией правонарушения.

1.6. Кроме того, параллельно с вынесением решения уполномоченным государственным органом, лицензиат может обратиться в судебные органы для защиты права в судебном порядке (например, о взыскание штрафа в размере стоимости контрафактной продукции).

2. Лицензиат располагает информацией о фактах нарушения прав на товарный знак на территории Республики Беларусь.
В законодательстве Республики Беларусь отсутствует единый нормативный правовой акт, регламентирующий правила поведения правообладателя или лица, которому правообладатель передал права по защите его интересов путем подписания лицензионного договора, при обнаружении на территории Республики Беларусь контрафактного или нелегально ввезенного товара.  В связи с этим механизм осуществления защиты нарушенного права на товарный знак может быть различным, в зависимости от конкретной ситуации.

В большинстве ситуаций защита может осуществляться следующим образом:
1) При обнаружении реализации контрафактного или нелегально ввезенного товара лицензиат обращается к лицу, осуществляющему реализацию такого товара с просьбой предоставить, к примеру, копии сертификатов соответствия по которым можно проследить всю «цепочку» продаж товара на территории Республики Беларусь (на полях копий сертификатов соответствия указываются наименование покупателя, № договора и другая информация) и (или – по другим группам товаров)  документы, подтверждающие приобретение данного товара (ТТН или ТН, а также ГТД, СMR – если лицо утверждает, что само импортировало товар). По товарам, подлежащим маркировке контрольными идентификационными знаками можно проверить наличие нанесенных на товар контрольных  знаков. Таким образом может быть проверена легальность реализации в Республике Беларусь  продукции. Если у лицензиата есть основания полагать, что данный товар является контрафактным, произведен не компанией лицензиаром, целесообразно приобрести несколько единиц товара для проведения экспертизы.

2) В случае, если
- лицо, реализующее товар, отказывается предоставить соответствующие документы;
- экспертиза подтвердила, что данный товар произведен не компанией лицензиаром;  
- есть иные веские основания полагать, что факт нарушения существует, 
лицензиат обращается с заявлением в уполномоченные органы (прежде всего ОВД, а также прокуратура, КГК, ДФР – в зависимости от квалификации конкретного правонарушения) о наличии факта нарушения права на товарный знак, а также других нарушений законодательства Республики Беларусь (в зависимости от конкретной ситуации).

3) По поступившему заявлению уполномоченный государственный орган проводит проверку данного факта. Если факт правонарушения подтверждается, уполномоченный орган арестовывает товар и выносит решение о применении мер ответственности.

4) Параллельно или после принятия решения о применении мер ответственности государственным органом лицензиат обращается в судебные органы. Данная категория дел рассматривается исключительно Судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.  Пошлина за подачу искового заявления для юридических лиц составляет 10% цены иска с исковых  заявлений  имущественного  характера и 50 базовых величин с исковых заявлений неимущественного характера. Исковое заявление может содержать следующие требования в соответствии со ст. 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993г. «О товарных знаках и знаках обслуживания»:
- удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, и (или) уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;
- ареста или уничтожения товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак;
- наложения штрафа в пользу потерпевшей стороны в размере стоимости товара;
- передачи в пользу потерпевшей стороны товара, на котором незаконно применен товарный знак;
а также:
- прекращения нарушения и взыскания причиненных убытков (ст. 11 ГК); 
- изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения (ст. 989 ГК);
- обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право (ст. 989 ГК).

При этом, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 г. N 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания», может быть выбран один или одновременно несколько способов защиты.  Сложившаяся в Республике Беларусь судебная практика по делам о защите прав на товарные знаки не очень обширна. Тем не менее, можно говорить о том, что наиболее распространенным способом защиты в случае незаконного использования товарного знака является взыскание с нарушителя штрафа в размере стоимости товара, незаконно маркированного данным товарным знаком.

Необходимо помнить, что осуществление каких-либо мер, направленных на защиту права на товарный знак или пресечение незаконного ввоза продукции должно осуществляться только в случаях, когда у лицензиата есть доказательства или  достаточные основания полагать, что в том или ином случае существует правонарушение.

В случае вынесения судом решения не в пользу лицензиата, Компания понесет убытки в размере уплаченной государственной пошлины и стоимости проведения экспертиз (данные расходы относятся судом на виновную сторону).

Кроме того, в случае неподтверждения факта правонарушения, против лицензиата может быть учинен иск о защите деловой репутации и возмещении причиненного вреда.

Наличие прав на использование товарного знака  не дает права его владельцу запретить другим лицам использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот в Республике Беларусь непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия. Например, лицензиат не может запретить реализовывать товар лицу, которое приобрело данный товар у лицензиата или непосредственно у компании лицензиара.

Проблемы законодательства, регулирующего защиту нарушенных прав на использование товарных знаков.

Нередки ситуации, когда сотрудники таможенных органов задерживают на границе партии контрабандной продукции либо сотрудники правоохранительных органов изымают из продажи партии товаров, на которые отсутствуют необходимые документы, подтверждающие легальность производства и приобретения товаров. По решению судов эти товары обращаются в доход государства, затем поступают в продажу и реализуются конечным потребителям через сеть уполномоченных магазинов, обычно так и называемых – «Конфискат».

В то же время конфискованные товаров содержит в себе объекты интеллектуальной собственности (далее - ОИС) - в частности, зарегистрированные товарные знаки. Ни в один нормативный акт, регулирующий оборот конфискованных товаров, не включены требования об обязательной проверке соблюдения прав правообладателей. А ведь конфискованная партия товара компании лицензиара могла быть произведена вовсе не на заводе этой компании или не по выданной ею лицензии. И если это так, то при таком производстве и дальнейшей реализации нарушается исключительное право данной компании на товарный знак.

Как следует из нормативных правовых актов только обладатель исключительного права на объекты интеллектуальной собственности может использовать названные объекты либо разрешать их использование. А использование этих объектов без разрешения обладателя исключительного права является нарушением закона и прав обладателя исключительного права. Подобные нарушения влекут за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. При этом одним из способов защиты нарушенного права на товарные знаки является уничтожение товаров, в отношении которых был незаконно применен товарный знак.

Ввоз в Республику Беларусь определенных категорий товаров (к примеру, табачных изделий) строго регламентирован. При этом круг их потенциальных импортеров ограничен. Импортеры выкупают на основе тендера определенную квоту на импорт товара и затем ввозят товар и осуществляют его первичную оптовую реализацию только в пределах выкупленной ими квоты. Кроме того, ряд компаний производителей наделяют правом ввоза продукции их производства в определенную страну лишь одного или нескольких импортеров.

Используя западную терминологию, можно сказать, что только эти организации обладают «эксклюзивным правом» на ввоз и первичную оптовую реализацию указанных товаров. Если такие же товары ввезены в Республику Беларусь незаконно, затем конфискованы и реализуются - это нарушает «эксклюзивное право» официальных импортеров.

Исходя из вышесказанного, в законодательство Республики Беларусь, регулирующее реализацию обращенных в доход государства товаров, необходимо внести изменения и дополнения.
Как минимум, необходимо предусмотреть обязательное проведение экспертизы оригинальности происхождения конфискованных товаров. Если будет установлено их неоригинальное происхождение - конфискованные товары должны быть уничтожены.

Кроме того, с точки зрения общих норм и духа хозяйственного права Республики Беларусь, ввод в оборот конфискованных товаров, маркированных товарным знаком, государством должен производиться лишь в случае отсутствия возражений обладателя прав на товарный знак или лица, которому такое право передано по лицензионному договору.